关键词： 商标 正当性 恶意诉讼 损害赔偿
【裁判要旨】
行为人在明知系争商标为他人在先使用并具有一定影响力的情况下，抢先申请系争商标的注册并获得的商标权不具有实质上的正当性。行为人据此向在先使用人许可的关联方提起商标侵权诉讼的，该诉讼行为应当认定为恶意提起知识产权诉讼，由此造成他人损害的，应当承担损害赔偿责任。
【相关法条】
《中华人民共和国民法通则》：
第一百零六条第二款 公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产，侵害他人财产、人身的应当承担民事责任。
第一百三十四条第一款第（七）、（九）项、第二款
承担民事责任的方式主要有：
……
（七）赔偿损失；
……
（九）消除影响、恢复名誉；
……
以上承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。
【案件索引】
一审：江苏省无锡市中级人民法院（2016）苏02民初71号（2017年7月26日）
二审：江苏省高级人民法院（2017）苏民终1874号（2018年9月28日）
【基本案情】
江苏中讯数码电子有限公司（以下简称中讯公司）一审诉称：中讯公司是美国美爵信达有限公司（以下简称美爵信达公司）“TELEMATRIX”品牌的酒店电话机在中国的代工生产商，山东比特智能科技股份有限公司（以下简称比特公司）也曾是美爵信达公司在中国的代工生产商。2008年1月，比特公司向中讯公司发送律师函，主张其拥有“TELEMATRIX”商标专用权，要求中讯公司停止宣传、生产、销售“TELEMATRIX”商标电话机产品。2008年3月，比特公司向法院起诉，要求中讯公司停止侵权、赔偿损失。此后，比特公司申请撤诉并获法院准许。迫于比特公司压力，中讯公司被迫终止与美爵信达公司关于“TELEMATRIX”品牌电话机的代工合作，损耗了大量产品和物料，比特公司上述行为给中讯公司的生产经营造成了巨大损失。此后，北京市高级人民法院（以下简称北京高院）依法撤销了比特公司的上述商标注册，并在判决中认定该注册行为具有不正当性。比特公司的恶意诉讼行为影响了中讯公司声誉，并使其遭受经济损失。请求法院判令比特公司：1.赔偿中讯公司损失612万元和合理支出10万元，并在全国性媒体上消除影响；2.承担本案诉讼费用。
比特公司一审辩称：1.比特公司提起诉讼的行为是正常的民事诉讼，不存在恶意诉讼的任何要件，虽然涉案商标被撤销，但这并不表明商标有效期内提起的商标侵权诉讼就是恶意诉讼；2.中讯公司所称的损失缺乏事实和法律依据。
经审理查明：1998年至2003年，比特公司作为美国赛德电子通信技术股份有限公司（以下简称赛德公司）在中国的代工商，接受其委托加工酒店专用电话机。此后，赛德公司更名为美爵信达公司，其授权北京美爵信达科技有限公司（以下简称北京美爵信达公司）在中国独家代理销售“TELEMATRIX”酒店专用电话机产品。2006年起，中讯公司接受赛德公司委托，加工“TELEMATRIX”品牌等酒店电话机产品。
2004年11月12日，比特公司向国家商标局申请注册“TELEMATRIX”商标，核定使用商品为第9类电话机等。2007年5月28日，该商标获得注册，有效期限自2007年5月28日至2017年5月27日，注册号为第4359350号。比特公司在其网站上有如下宣传内容：“作为国际上与德利达、TELEMATRIX齐名的三大酒店电话品牌之一，比特在产品和服务上一直追求领先，在很多技术和功能方面都是创新者”。
2008年1月8日，比特公司向中讯公司发出一份律师函，要求中讯公司停止“TELEMATRIX”电话机的生产、销售等行为。2008年3月28日，中讯公司向江苏省无锡市中级人民法院（以下简称无锡中院）提起确认不侵犯比特公司“TELEMATRIX”商标权的诉讼。比特公司随即向山东省日照市中级人民法院提起商标侵权诉讼，请求判令中讯公司立即停止侵犯其注册商标专用权的行为并赔偿经济损失612万元。此后，该案被移送至无锡中院审理。2009年10月30日，无锡中院裁定准许中讯公司、比特公司撤回起诉。
2010年9月6日，北京美爵信达公司向国家行政管理总局商标评审委员会（以下简称商评委）提出申请，请求撤销比特公司“TELEMATRIX”商标。2013年7月22日，商评委认定比特公司以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标，裁定撤销争议商标。比特公司不服提起行政诉讼，北京高院于2014年3月21日作出二审判决，维持上述撤销裁定。比特公司向最高人民法院申请再审，最高人民法院于2014年12月15日裁定驳回其再审申请。
【裁判结果】
江苏省无锡市中级人民法院于2017年7月26日作出（2016）苏02民初71号民事判决：一、比特公司在《法制日报》上刊登消除影响声明；二、比特公司赔偿中讯公司经济损失及合理开支100万元；三、驳回中讯公司的其他诉讼请求。宣判后，比特公司提出上诉。江苏省高级人民法院于2018年9月28日以同样的事实作出（2017）苏民终1874号民事判决，判决驳回上诉、维持原判。
【裁判理由】
一、比特公司向中讯公司提起诉讼时，虽然获得了“TELEMATRIX”商标注册，但商评委在申请撤销该商标的程序中，认定比特公司以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标，并据此裁定撤销了该商标，人民法院亦最终判决维持了上述裁定，“TELEMATRIX”商标至此已被撤销。因此，该商标注册行为属于自始无效，比特公司实质上并不享有“TELEMATRIX”商标专用权，据此可以认定比特公司在提起第57号诉讼时不具备合法的权利基础。
二、比特公司系将他人在先使用已有相当影响力的“TELEMATRIX”商标申请注册为自己的商标，其行为具有明显的不正当性，属于法律规定的可撤销情形之一。比特公司在其网站中也明确“TELEMATRIX”为国际知名酒店电话品牌，可以证明其申请注册行为有违诚信，具有显而易见的恶意。比特公司在恶意获得商标注册后，威胁中讯公司停止生产、销售相应产品并提起侵权诉讼，试图以此方式迫使中讯公司停止代工生产行为，而中讯公司接受委托加工该品牌电话机产品具有正当性。因此，比特公司提起诉讼的实质目的在于损害中讯公司的合法权益，该行为不具备正当性。
三、比特公司提起诉讼行为必然会使中讯公司失去委托加工“TELEMATRIX”电话机产品的经营交易机会，使中讯公司遭受经济损失，比特公司应当赔偿损失责任。比特公司的恶意诉讼行为给中讯公司造成了不良影响，中讯公司要求其公开消除影响的诉讼请求，予以支持。
【案例注解】
诉讼本质上是为了保护民众权益，消除社会冲突，实现国家治理的国家法律制度。目前我国处于改革开放逐步深入的阶段，不同的主体具有不同的利益诉求，利益多元化已是社会常态，诉讼也日益成为当事人维护及实现其利益诉求的重要方式，在其他纠纷解决方式供给不足的情况下，诉讼更是逐渐发展演化成为纠纷解决的最重要手段。有了诉讼，通过诉讼来实现非法目的的恶意诉讼情形也随之出现，这些恶意诉讼通常会“披上”合法行使权利的“外衣”，将其非法目的“隐藏”在“外衣”内里，恶意诉讼行为不仅是对诉讼的反向利用，损害被诉方的合法权益，同时也是对国家司法制度的侵害，严重的情况下会影响社会公众对于司法制度的信任度，损害国家司法权威。
结合近年来的研究成果及司法实践，恶意诉讼可以定义为：实施者基于恶意，采取不正当手段，借助诉讼程序谋取非法利益或损害他方利益。[1]恶意诉讼的主体一般为案件当事人，该当事人包括以自己名义进行诉讼，并受裁判约束与案件审理结果有直接利害关系的自然人、法人及非法人组织。在通常情况下，恶意诉讼行为人为诉讼的发起人——原告，但也有原被告双方当事人或其他诉讼参与人事先串通后进行恶意诉讼的情况出现。从行为性质上而言，恶意诉讼本质属于侵权行为，具备侵权行为的构成要件。主观方面，“恶意”是行为人的主观心理状态，是指明知其所谋取或实施行为违背明确的法律规定或诚实信用原则，却希望这种结果的发生的一种直接故意。在恶意诉讼的框架下，不应从恶意诉讼的结果反推恶意诉讼人的主观，并非所有损害他人合法权益的诉讼结果都是由诉讼行为的恶意所造成的，有可能是当事人对法律认识不够全面或者其诉讼行为有一定瑕疵所致。因此，行为人主观上只可能是直接故意，不可能包括间接故意或重大过失。客观方面，表现为缺乏事实或法律依据的诉讼行为。行为人往往表面上是为了维护自身权益行使诉权，看似具有形式上的合法性，但其诉讼实质上并无事实和法律依据，有时行为人还捏造、虚构相关事实来衬托其诉讼请求或意见的客观性和合法性，以期实现其实际指向的非法目标。结果方面，表现为侵害他人的合法利益，且该结果与行为之间存在因果关系。让自己获取非法利益系行为人在恶意诉讼中的目的之一，但并非所有的恶意诉讼都是出于该目的，有时行为人就是会了使相对人在诉讼中遭受损失，自己是否受益可以忽略不计。因此，相对人的合法利益受损是恶意诉讼行为所产生的最常见和普遍的结果，而这一结果亦符合行为人的期待，行为与结果之间必然有着紧密的逻辑因果关系。
近年来，在知识产权诉讼案件中，恶意诉讼现象不断增多，严重扰乱了正常的司法审判秩序。知识产权本身具有一定的垄断性，权利人可以合法地将他人排除出相关市场，同时我国知识产权立法和司法保护力度亦日趋严格，一些行为人意识到知识产权蕴含的巨大价值，试图利用以不正当的手段获得知识产权，并将其作为“武器”打击竞争对手，损害竞争对手的合法权益，从而获得非法收益，知识产权恶意诉讼也就随之出现。最高人民法院在2011年修改《民事案件案由规定》时将“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”作为一类案由正式写入规定，从法律层面上给予被损害人救济途径，但现行的知识产权法律中并没有关于知识产权恶意诉讼专门和明确的规定，人民法院通过个案审理，对知识产权恶意诉讼的认定及归责原则不断进行摸索和研究，以期能够更好识别和规制此类恶意诉讼行为。
根据人民法院司法实践的总结，知识产权恶意诉讼一般是指行为人明知自己提起知识产权诉讼无事实或者法律依据，仍以损害他人合法权益或者获取非法利益为目的，故意针对他人提起知识产权诉讼，造成他人损害的行为。知识产权恶意诉讼行为从广义上来说，既包括恶意提起知识产权民事诉讼，也包括滥用知识产权诉讼程序，如滥用诉前禁令、财产保全措施等。知识产权恶意诉讼基于知识产权的特性，往往具有一定的隐蔽性，在司法实践中有较大的认定难度，其主要表现在于行为人总是以权利人维权的名义提起诉讼，知识产权的专有性增加了行为人诉讼行为形式上的正当性，总使得行为人看上去是那么“理直气壮”，而知识产权的无形性又大大提升了区分表面上的维护自身利益与实质上的恶意损害他人合法权益的司法判断难度，在审理中往往需要透过现象看本质，通过研判和剖析行为人的诉讼本意来作出具体认定。
准确认定知识产权恶意诉讼行为，应当着重审理以下两个方面：
一、行为人提起知识产权诉讼无事实或者法律依据。司法实践中，常常表现为行为人没有知识产权或者行为人虽然享有形式上“合法”的知识产权，但因该知识产权系恶意取得等多种原因而不具有实质上的正当性，也就是说，无事实或者法律依据往往指向的是原告是否真正享有知识产权相关权利的事实。行为人没有权利提起诉讼的，相对容易认定，如行为人以并非其创作或享有权利的摄影作品向他人主张著作权侵权，人民法院在具体审理中，可以通过原告是否完成权利主体方面的举证责任来判定，此类情形通常出现在著作权、知名商品特有名称、包装装潢等非授权性知识产权诉讼中。而行为人恶意取得知识产权的，如行为人故意将现有技术或设计申请专利、恶意抢注他人使用并有一定影响力的商标，则要对行为人在申请知识产权相关权利时是否诚实信用作出判定。诚实信用原则是民商事活动中当事人应当遵守的基本原则，包括知识产权法在内的各国实体法均有相应规定，如行为人系恶意取得权利，对这种所谓“权利”施以保护，反而鼓励了不守诚信行为，有违相关立法目的和宗旨，亦不利于知识产权的创新发展。行为人是否系出于恶意取得知识产权，可以审查以下两点：1.行为人的所谓“权利”实际是否为他人的在先权利或已进入公有领域，其“权利”载体是否为他人在先使用或由社会公众普遍使用；2.行为人主观上对此是否明知。江苏省南京市中级人民法院审理的“袁利中与通发气动阀门厂专利侵权案”被称为我国第一起知识产权恶意诉讼案件，该案判决对知识产权恶意诉讼行为进行了剖析，作出了这样的认定：袁利中作为阀门制造加工行业从业多年的专业人士，应当知道我国专利法关于专利授权的规定和水暖用内螺纹连接阀门国家标准，但其却利用我国专利授权制度对实用新型专利申请不进行实质审理的规定，将该国家标准早已充分披露的技术方案申请为“消防用球阀”实用新型专利，进而起诉他人专利侵权的一系列的外部行为，并造成干扰他人正当生产经营活动的后果，可推定其主观上缺乏诚实信用，恶意申请专利并恶意提起诉讼。[2]通过上述裁判理由可以看出，主张权利人的权利申请、形成过程是否存在欺诈事由系法院最终认定恶意诉讼成立的重要事实基础。同时，只有行为人明知的情况下方可认定恶意取得知识产权，否则会将不当扩大恶意诉讼的认定。以专利诉讼为例，司法实践中常有出现专利权人因其主张的专利权在诉讼期间被宣告无效而败诉的情况，在此情形下，被控侵权人可能会提起诉讼，指控原专利权人恶意申请专利并恶意诉讼。认定此类诉讼是否为恶意诉讼，要求审查专利权人是否明知其专利存在无效情形作为判别标准，如果专利权人明知其申请的技术方案实际为现有技术，不具备专利授权条件，其申请行为即为恶意申请，而在此基础上提出的诉讼方为恶意诉讼。在无证据证明专利权人存在上述情形时，一般则不宜认定为恶意诉讼，其理由在于：1、申请人申请专利时事实上难以完全知晓所有的在先技术或设计文献，而专利审查员在审查时也往往难以查找到所有的在先技术或设计文献；2、即使申请人（包括审查员）发现了相关的在先技术或设计文献，但由于对于文字表述的理解等问题，可能产生认识上的错误，认为两者并非同一技术或设计方案；3、我国的专利授权制度中，实用新型、外观设计专利审查并未设立实质审查制度，只是形式审查，所以上述两类专利权完全可能存在在先技术而被最终宣告无效，事实上，进行实质审查的发明专利在实践中也会出现被宣告无效的情形。因此，在专利权被宣告无效的情形下，如无法证明专利权人具有上述明知情形，不应直接认定专利权人为恶意申请专利。
二、行为人提起诉讼主观上具有恶意。行为人的恶意表现为两个方面：1.认识因素。即行为人提起知识产权诉讼时，要明知其提起知识产权诉讼无事实或者法律依据。在行为人恶意取得知识产权的情况下，尤其要明知其取得知识产权不具有实质上的正当性；2.目的因素。即行为人提起知识产权诉讼要以损害他人合法权益或者获取非法利益为目的。判断行为人恶意的时间节点是行为人提起知识产权诉讼时。在行为人恶意取得知识产权的情况下，其取得知识产权时的恶意，自然可以作为认定其提起诉讼时具有恶意的依据。这是因为行为人明知其获得知识产权不具有实质上的正当性，而有意提起诉讼，损害他人合法权益或者获取非法利益，其提起诉讼时主观上必然是恶意的。因此，如果行为人在恶意取得知识产权后，以损害他人合法权益或者获取非法利益为目的，提起知识产权诉讼，就可以直接判定行为人在提起诉讼时具有恶意。最高人民法院发布的指导案例82号王碎永诉深圳歌力思服饰股份有限公司、杭州银泰世纪百货有限公司侵害商标权纠纷一案中，法院认定：诚实信用原则是一切市场活动参与者所应遵循的基本准则，民事诉讼活动同样应当遵循诚实信用原则。一方面，当事人有权在法律规定的范围内行使和处分自己的民事权利和诉讼权利，另一方面，当事人在不损害他人和社会公共利益的前提下，善意、审慎地行使自己的权利，任何违背法律目的和精神，以损害他人正当权益为目的，恶意取得并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为均属于权利滥用，其相关权利主张不应得到法律的保护和支持。歌力思公司拥有对“歌力思”标识的合法的在先权利基础，其使用行为系基于合法的权利基础，使用方式和行为性质均具有正当性，王碎永以非善意取得的商标权对歌力思公司的正当使用行为提起的侵权之诉，构成权利滥用，判决驳回王碎永的诉讼请求。[3]从上述裁判理由可以看出，行为人即使形式上享有相关权利，如实质是以损害他人正当权益为目的而提起诉讼的，可以认定其提起诉讼行为时主观上具有不正当性，据此可以进一步认定其诉讼行为具有恶意。
[1] 康宝奇：《诉权界阈与正当行使——透过诉权理论解读恶意诉讼的识别与规制》，载于《恶意诉讼的识别和治理》，人民法院出版社2011年11月第1版。
[2] 参见江苏省南京市中级人民法院（2006）南民初字第188号民事判决书
[3] 参见最高人民法院（2014）民提字第24号民事判决书。